[问题提示]

涉外定牌加工 “OEM”行为中商标侵权的认定。

[要点提示]

国内加工企业通过接受合同委托的方式，按照国外委托方的要求为其生产产品并直接标注委托方的商标，定牌加工的产品完全由国外委托人销往其商标注册国，但由于其生产加工的产品和商标与国内注册商标专用权发生冲突，在同一种商品或类似商品上使用与国内注册商标相同或相似的商标，同样构成商标权的侵权。

[案例索引]

一审：赤坎区人民法院（2007）赤法行初字第07号

二审：湛江市中级人民法院(2007)湛中法行终字第61号

[案情]

原告（被上诉人）: 湛江市广联通贸易有限公司（下称广联通公司）。

被告（上诉人）：广东省工商行政管理局（下称省工商局）。

被告：湛江市工商行政管理局（下称市工商局）。

原告广联通公司是从事摩托车及零配件等商品销售、进出口的企业。2005年9月，原告受TOP2003摩托车公司委托向国内厂家采购“TONDA”125CC跨骑式摩托车（散件）129套及“TONDA”标式130个，同年12月30日向湛江海关申报出口该批货物到阿联酋国，湛江海关在查验时，以该批货物涉嫌侵犯“TONDAR”商标权利人泰兴市太星对外贸易有限公司（以下称“太星公司”）的商标专用权，暂扣该批货物。为准确定性，湛江海关于同年1月12日向被告市工商局发出湛关函【2006】4号《湛江海关关于商请协助认定出口货物是否侵权“TONDAR”商标专用权的函》，请求市工商局协助认定原告申报出口的“TONDA”牌摩托车大散件和“TONDA”标识是否侵犯太星公司“TONDAR”商标专用权，要求书面函复湛江海关。被告市工商局对原告广联通公司向湛江海关申报出口“TONDA”商标摩托车大散件是否构成侵权的定性存在分歧，为准确定性，于同年1月13日向省工商局发出湛工商标字【2006】18号《关于“TONDA”与“TONDAR”商标是否构成侵权的请示》。其中内容为“我们根据湛江海关提供的证据材料进行了讨论，对此案存在两种意见：一种意见认为 “TONDA”商标是阿拉伯联合酋长国TOP2003摩托车公司在其本国注册的商标，未在中国申请注册，不受我国法律保护，从“TONDA”与 “TONDAR”比较，只少一个“R”字母，其组合排列基本一致，属于近似。另一种意见认为，“TONDA”商标为在湛江定牌加工，不在国内销售，直接运抵阿拉伯联合酋长国销售，并未给国内商标注册人造成损失，侵权行为不成立。”。被告省工商局于2006年1月17日作出粤工商标字【2006】22号《关于“TONDA”与“TONDAR”注册商标构成侵权的批复》，批复认为广联通公司在生产出口的摩托车大散件上使用的“TONDA”商标与太星公司注册的“TONDAR”商标近似，其行为属于《商标法》五十二条第一项所述的商标侵权行为，请你局依法调查处理。该《批复》抄送海关总署广东分署、湛江海关，没有送达给被上诉人广联通公司。湛江海关以该《批复》为依据，于2006年8月1日作出湛关知字【2006】第0001号《行政处罚决定书》，决定没收该批摩托车大散件129套。2007年2月12日被上诉人广联通公司向原审法院提起行政诉讼，要求撤销市工商局的《请示》和省工商局的《批复》。

[审判]

一审法院经审理认为：依据《中华人民共和国商标法》第五十三条、第五十四条、第五十五条的规定，县级以上工商行政管理部门有权对商标侵权行为进行认定和依法查处。被告省工商局作出的粤工商标字【2006】22号《批复》，是针对特定的当事人作出商标侵权的认定，属于履行其法定职责的行政行为。该《批复》认定原告使用的商标侵权，与原告有直接的法律利害关系。湛江海关亦以该《批复》作为主要证据对原告作出行政处罚决定，故该《批复》对原告的权利义务产生了实际影响。而且省工商局作出的上述《批复》，明确指示市工商局依法调查处理原告的商标侵权行为，带有法律上的强制性。因此省工商局作出的《批复》属于具体行政行为，符合《中华人民共和国行政诉讼法》规定的受案范围。故被告辩称原告不具有诉讼主体资格的理由不能成立。从本案实际情况看，广联通公司向湛江海关申报出口的摩托车大散件，使用的标识“TONDA”是TOP2003摩托车公司在阿联酋国注册的商标，该批货物是TOP2003摩托车公司委托原告进行定牌加工，出口到阿联酋国销售的商品。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条、第九条第二款规定，销售使用“TONDA”摩托车的相关公众（消费者、经营者）是在阿联酋国，而太星公司注册商标“TONDAR”商品的相关公众是在我国，两者商品使用的相关公众是在两个不同国家，不会造成相关公众（消费者、经营者）对两者商品产生误认，故原告的行为不属于近似侵权。因此，省工商局作出《批复》认定原告商标近似侵权的具体行政行为，显属认定事实不清，主要证据不足，依法应予撤销。至于市工商局作出的《请示》，从内容看，对原告使用的“TONDA”商标并没有作出侵权认定，该《请示》对原告权利义务没有产生实际影响，故该《请示》行为不属于人民法院行政诉讼受案范围，原告提出要求撤销被告作出上述《请示》的诉讼请求，依法应予驳回。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第二项第1目及《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼>若干问题的解释》第五十六条第（四）项的规定，判决如下：一、撤销被告广东省工商行政管理局2006年1月17日作出的粤工商标字【2006】22号《关于“TONDA”是否与“TONDAR”注册商标构成侵权的批复》。二、驳回原告湛江市广联通贸易有限公司要求撤销被告湛江市工商行政管理局作出的湛工商标字【2006】13号《关于“TONDA”与“TONDAR”商标是否构成侵权的请示》的诉讼请求。

广东省工商行政管理局不服一审判决，向湛江市中级人民法院提起上诉称：一、该局的《批复》属于不具强制力的内部行政指导行为，不对外发生法律效力，不属于人民法院的受案范围。该局的《批复》属于法定协助行为，不具可诉性，起诉人无原告诉讼主体资格。一审判决认定事实不清。二、该局《批复》认定事实清楚，证据确凿，程序合法，应予维持。一审判决认定被上诉人的行为不构成商标侵权错误，应予撤销。综上，广联通公司的行为完全符合《商标法》第五十二条第一款的规定，构成商标侵权。因此，一审判决认定事实错误，适用法律不当，曲解立法原意。请求：1、撤销一审判决；2、驳回被上诉人的诉讼请求。3、一、二审案件受理费由被上诉人负担。

被上诉人广联通公司辩称：一、上诉人认为其《批复》是内部行政行为，不具有可诉性，理由不能成立。其《批复》是有针对性的行政行为，对被上诉人的权利义务产生了实际影响。其《批复》不符合我国法律规定的四种不可诉的具体行政行为。二、“TONDAR”在中国注册，但不在中国车管部门登记，不在中国销售。被上诉人的货物在阿联酋销售。两公司货物不存在相关公众的误认，不会对国内公众构成误导。综上，上诉人的上诉意见没有事实理由。请求：维持一审判决，驳回上诉，判令上诉人承担诉讼费用。

原审被告湛江市工商行政管理局同意上诉人的诉讼意见。

湛江市中级人民法院经审理认为：本案一审判决是对市工商局作出的《请示》和省工商局作出的《批复》两个具体行政行为合并审理作出的判决。上诉人省工商局的《批复》虽是针对市工商局的《请示》作出，但该《批复》对广联通公司的行为作出构成侵权行为的认定，且湛江海关亦以该《批复》为依据对广联通公司作出行政处罚决定。该《批复》实际已经对外产生了法律效力，对广联通公司的利益产生了一定的影响，而对该《批复》的起诉又不属法定的行政诉讼不受理范围，故根据有关法律和司法解释的规定，被上诉人广联通公司理应享有诉权。所以，原审法院对省工商局的《批复》可以作出实体判决。而原审判决在对市工商局《请示》的处理上，认为被上诉人对市工商局作出《请示》的起诉，不属于人民法院受案范围正确。《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第四十四条规定：有下列情况之一的，应当裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉：（一）请求事项不属于行政审判权限范围的；…据此，对于广联通公司对市工商局《请示》的起诉，原审法院应当裁定驳回起诉。但原审判决对该诉讼请求，作出判决驳回诉讼请求的实体处理，明显适用法律不当，程序错误。鉴于原审判决对省工商局的《批复》和市工商局的《请示》两个行政行为合并进行审理，但在审理过程中违反法定程序，可能影响案件正确判决的实际情况，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（三）项的规定，裁定如下：

一、撤销湛江市赤坎区人民法院于2007年4月23日作的（2007）赤法行初字第07号行政判决书。

二、发回湛江市赤坎区人民法院重审。

该案件重审过程中，广联通公司向一审法院申请撤回起诉，湛江市赤坎区人民法院于2008年6月23日作出准予撤回起诉裁定，准予广联通公司撤回起诉。

[评析]

如何对涉外定牌加工中的商标标注行为正确定性，是近年来困扰着司法实践的一个亟待解决的重要课题。本案虽然是一个行政纠纷案件，但其中涉及的涉外定牌加工的商标侵权行为问题是十分值得探讨的。定牌加工就是我们简称的“OEM”，是英文 Original Equipment Manufacturer的缩写，俗称“贴牌”，是国际贸易中加工贸易的一种形式，它是指在来料加工和来样加工业务中，境外委托方利用自己的品牌优势、技术优势和销售优势将产品委托给具备生产能力的制造商按照委托方的标准加工生产或装配后，再贴上境外委托方提供的商标或品牌返销国外的经营活动。近几年来，我省法院审判和海关查处了大量OEM侵权纠纷案件，其中不乏具有代表性的全省首例法院判决OEM侵权纠纷案：佛山市泓信公司不服广州海关行政处罚案，和美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣公司等商标权侵权案等。本案中，广联通公司向湛江海关申报出口大量摩托车散件，使用的标识“TONDA”是TOP2003摩托车公司在阿联酋国注册的商标，该批货物是TOP2003摩托车公司委托原告进行定牌加工，出口到阿联酋国销售的商品。原告广联通公司的行为就是典型的“OEM”行为。

关于广联通公司的行为是否构成侵权存在两种意见：一种意见认为“TONDA”商标是阿拉伯联合酋长国TOP2003摩托车公司在其本国注册的商标，未在中国注册，不受我国法律保护，从“TONDA”与“TONDAR”比较，只少一个“R”字母，其组合排列基本一致，属于近似。另一种意见认为，“TONDA”商标为在湛江定牌加工，在国内销售，直接运抵阿拉伯联合酋长国销售，并未给国内商标注册人造成损失，侵权行为不成立。

要认定广联通的行为是否构成商标侵权，我们应首先界定一下涉外定牌加工的法律特征。在涉外定牌加工关系中，国内加工企业通过接受合同委托的方式，按照国外委托方的要求为其生产产品并直接标注委托方的商标，定牌加工的产品完全由国外委托人销往其商标注册国，国内加工企业由此取得国外委托人给付的相应报酬，因而，涉外定牌加工具有我国《合同法》所规定的加工承揽的法律特征。

在这种简单的承揽合同关系中为何又会出现另一复杂的知识产权侵权法律关系呢?要回答这一问题，我们首先从商标、专利的侵权要件谈起。从商标的基本功能和主要作用来看，造成商品来源混淆，误导公众是构成商标侵权的必备条件。商标法第八条明确规定，商标的主要作用是区分商品和服务的来源。商标的基本功能是识别功能。商标侵权的实质是混淆商品和服务的来源。保护注册商标专用权的主要目的是制止他人未经许可在相同或类似商品上使用与其相同或近似的商标，而使商品或服务来源产生混淆，误导相关公众，破坏市场经济秩序，损害商标注册人的合法权益。在《商标法实施条例》、《商标审查标准》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中都把是否使相关公众对商品或服务来源产生混淆、造成误认作为判断商标是否相同或近似、商品或服务是否相同或类似的主要标准。[①]另外，由于注册商标专用权的另一重要特点是具有严格的地域性，知识产权的地域性意味着根据一国法律取得的知识产权，仅在该国领域内有效，在其他国家原则上不发生效力，即注册商标专用权作为一种专有权，其效力只限于注册国境内，在未进行注册的其他国家则要受到该国商标法及其他法律的调整。除签有国际公约或双边互惠协定的国家外，注册商标专用权没有域外效力，其他国家对这种权利没有保护的义务。也就是说OEM厂商虽然得到境外权利人的许可，但由于其生产加工的产品和商标与国内注册商标专用权发生冲突，在同一种商品或类似商品上使用与国内注册商标相同或相似的商标，同样构成商标权的侵权，因为商标侵权行为与一般民事侵权行为的不同之处在于：行为人是否有主观过错，并不是商标侵权行为成立与否的要件，且商标侵权行为并不强调必须要有直接损害事实的存在，而重在“未经商标注册人的许可“这一要件。因此行为人即使没有主观侵权的故意，也没有给商标注册人造成直接损害，也要承担侵权责任。

回到本案，一审判决认为销售使用“TONDA”摩托车的相关公众（消费者、经营者）在外国, “TONDAR”商标的相关公众在我国，两者的相关公众在不同国家，不会造成相关公众（消费者、经营者）对两者商品产生误认，故广联通公司的行为不属于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款中的近似侵权。原审法院的这一认定割裂了相关公众的概念，将辖于相关公众之下的生产者、加工者、拣选者、经营者、仓储者、运输者等其他经营者摈弃于外，明显曲解了立法原意。广联通公司报关出口的标有“TONDA”标识的摩托车产品出口国外，只能说明该产品的最终消费者在国外，而与该产品的加工经营相联系的加工者、经营者、仓储者、运输者等相关公众均在国内。而广联通公司的定牌加工标识为“TONDA”摩托车大散件的经营行为的公众范围显然辖于前述相关公众的范围内。原审判决认为标有 “TONDA”标识与标有“TONDAR”商标的商品使用的相关公众在两个不同国家，不会造成相关公众对两者商品产生误认，故广联通公司的行为不属于近似侵权的认定显然混淆了该产品最终消费者与相关公众的概念。

商标法第四条：自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专业权的，应当向商标局申请商品商标注册。因此，广联通公司“加工、拣选”的摩托车所使用的标识，要取得商标专用权的，必须在我国注册。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，“商标法所称的相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销者有密切关系的其他经营者”，相关公众既包括消费者，也包括生产者、加工者、拣选者、经销者等相关经营者。而一审法官在认定相关公众包括消费者和经营者的同时，将加工者、拣选者排除在相关公众之外，是对商标法及其司法解释的错误理解。

再者，被上诉人在我国境内加工的摩托车大散件上使用“TONDA”标识的行为，属于我国商标法以及商标实施条例规定“商标使用行为”。《商标法实施条例》第三条对“商标使用”作出明确规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”商标法第五十二条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；----，由此可以看出，商标的 “使用”与“销售”是两种并列的商标侵权行为。本案中，被上诉人在生产加工、组装过程中使用了“TONDA”标识，其行为属于我国商标法以及商标实施条例规定的“商标使用行为”。

商标一经国家商标局注册，商标注册人即享有专用权，其中就包括使用权和禁止权两项权能。商标注册人除有权自己使用注册商标外，有权禁止任何第三人未经许可，在中华人民共和国境内在其生产、制造、加工、拣选或者经销的同一种或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，否则即构成商标侵权行为。根据商标地域性的特征，在其他国家或地区注册的商标，只能在其注册国享有权利，不可能对抗在中国境内经中国法律授权的商标权。原对外贸易经济合作部、国家工商局联合发布的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条规定“对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，应当要求对方出具真实有效的商标专用权证明文件或者被许可使用该商标且未超出许可范围的证明文件，并予以核查。该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似，其商品的包装、装璜也不得与他人已在我国使用的包装、装璜相同或者近似。”因此，广联通公司认为其使用的商标已在阿联酋国注册，并以此在中国境内对抗太星公司被中国国家商标局核准注册并受法律保护的注册商标权显然是不成立的。广联通公司未经许可在其加工的摩托车大散件商品上使用“TONDA”标识的行为已构成对太星公司注册商标专用权的侵犯。

一审合议庭成员：吴兆斌 朱华养 陈以冲

二审合议庭成员：邓  养 柯忠文 杨纯京

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[①] 王建平、鲍忠芳：“涉外定牌加工中的商标侵权”，载《中国知识产权报》2006年第7期。

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